向外國提交專利申請的途徑介紹

2007-09-10

文/北京集佳知識產權代理有限公司劉杰

眾所周知，專利權具有明顯的地域性特點，所謂專利權的地域性，是指一個國家依照其本國專利法授予的專利權，僅在該國法律管轄的范圍內有效，對其他國家沒有任何約束力，外國對其專利不承擔保護的義務。

例如，我國的一項發明創造在國內獲得專利授權后，專利權人可以在中國境內享有獨占權，但對其他國家則沒有任何約束力，如果有人在其他國家和地區生產、使用或銷售該發明創造，則不屬于侵權行為。

由此可知，如果中國單位或個人的發明創造具有良好的國際市場前景，就必須向擁有良好市場前景的其他國家提交專利申請，進而使得該發明創造在國外市場也能夠受到專利保護。而且，隨著經濟全球化的發展，越來越多的中國單位的產品正在走向國際市場，很多單位也意識到專利申請走出國門的重要性，中國正在從一個專利申請輸入國逐步邁向專利申請輸出國的行列。

那么，向其他國家提交專利申請的途徑主要有哪些呢？在1994年1月1日之前，向其他國家提交專利申請的主要途徑是巴黎公約；在1994年1月1日之后，向其他國家提交專利申請的主要途徑有兩條：一種是仍然適用的巴黎公約，另外一種是專利合作條約PCT。PCT和巴黎公約并不矛盾，PCT實質上是在巴黎公約的基礎上，為進一步加強專利領域國際合作而形成的一個國際公約，可以認為PCT是巴黎公約的有益補充。

既然存在兩種向其他國家提交專利申請的途徑，那么就有一個選擇的問題，什么情況下適宜通過巴黎公約途徑，什么情況下適宜通過PCT途徑。需要說明的是，無論通過哪種途徑向其他國家提交專利申請，最終該項專利申請能否在這些國家真正被授予專利權，都要由這些國家根據自己的本國法律進行審查，授權與否同該申請是通過何種途徑提交并無必然聯系。但是，采用何種途徑向其他國家提交專利申請與申請人的經濟利益是息息相關的，并且有些專利申請只能適用于其中的一種途徑。

下面先簡要介紹一下通過巴黎公約途徑和通過PCT途徑向其他國家提交專利申請各自的基本流程，然后從這兩種途徑的基本流程分析它們各自的優缺點以及各自的適用情況。需要說明的是，當向外國提交專利申請時，一種情況下是存在優先權問題（即此前已經在國內提交過相同主題的專利申請），另外一種情況是不存在優先權問題。由于存在優先權的情況比較普遍，而且在此種情況下，通過巴黎公約途徑和通過PCT途徑的區別更為明顯，因此下面給出的兩種途徑申請流程也是針對存在優先權情況而言的。

一、通過巴黎公約途徑向外國提交專利申請的主要流程：

（A）向中國知識產權局就一項發明創造提交專利申請，該申請的申請日即為優先權日。

（B）自上述優先權日起12月（發明、實用新型）或6個月（外觀設計）內，由涉外代理機構將該項發明創造向申請人期望獲得保護的其他國家知識產權機構各提交一份單獨的專利申請，然后由這些國家按照各自本國法律對該項發明創造進行審查，進而授予專利權或駁回申請。

二、通過PCT途徑請求外國專利保護的主要流程：

（A）向中國知識產權局就一項發明創造提交專利申請，該申請的申請日即為優先權日。

（B）在上述優先權日起12月（發明、實用新型）內，向中國知識產權局PCT處或國際局提交國際申請，即進入國際階段。在國際階段完成國際申請的受理、檢索、修改（可選）、公開和初步審查（可選）等工作。

（C）自優先權日起30個月內向申請人期望獲得保護的其他國家知識產權機構辦理進入國家階段的各種手續，然后由這些國家按照各自本國法律對該向發明創造進行審查，進而授予專利權或駁回申請。

對比上述兩種操作流程可知，兩種途徑操作流程中的（A）步驟是完全相同的，由此產生的費用自然也相同（大約幾千人民幣）；（C）步驟在操作的時間和手續上略有差別，但在希望獲得保護的其他國家對該向專利申請進行審查方面是相同的，由此產生的費用也大致相同（各國收費不同，平均每個國家大約是5萬左右人民幣）。顯然，通過PCT途徑向其他國家提交專利申請在操作流程上比通過巴黎公約途徑多了一個步驟（B），步驟（B）所產生的費用主要包括PCT國際費、檢索費、傳送費以及初步審查費（可選），大約合計1－2萬人民幣。由此，從表明上看來，通過PCT途徑向其他國家提交專利申請比通過巴黎公約途徑多花了1－2萬人民幣。但是，這多花的1－2萬是不是物有所值呢？什么情況下該花，什么情況下不該花？下面進行實質性分析。

當一項發明創造在國內已經提交過專利申請后，如果需要再向其他國家提交專利申請，則建議可以從以下幾個角度綜合考慮采用何種途徑更合適。

其一：考慮該項發明創造希望獲得專利保護的類型。就中國專利法對發明創造的定義而言，發明創造共分為三種：發明、實用新型以及外觀設計。巴黎公約對于這三種保護類型都適用，但是PCT不適用于外觀設計，因此，如果一項發明創造希望獲得專利保護的類型是外觀設計，那么只能通過巴黎公約途徑向其他國家提交專利申請；如果一項發明創造希望獲得專利保護的類型是發明或實用新型，那么兩種途徑均可選擇。

其二：考慮希望獲得專利保護的其他國家（以下簡稱目標國）數目以及當前申請人的資金狀況。

由于通過巴黎公約途徑，需要在12個月內完成向各個目標國提交專利申請以及翻譯等工作，相應的，也要繳納(A)、（B）（C）步驟所產生的全部費用。根據前面介紹可知，（C）步驟所產生的費用相對其他步驟而言是巨大的，進一步，如果目標國家數目較多，(C)步驟所產生的費用將更加龐大，例如，目標國為7個，那么（C）步驟所產生的費用大約合計30多萬人民幣。由此可知，當目標國數目較多時，申請人需要在短時間（12個月）內支付相當多的費用。

而通過PCT途徑，在臨近30個月的時候才需要支付（C）步驟所產生的費用，在12月內只需支付(A)和（B）步驟所產生的費用（這兩個步驟的費用相對（C）步驟而言少很多。

由此可見，對于目標國數目較多、申請人當前資金又不十分充足的情況，選擇PCT途徑更適合一些。另外，采用PCT途徑（C）步驟費用的支付時間可以推遲到30個月左右，而非巴黎公約規定的12月，而推遲支付的（C）步驟費用在推遲的這段時間內為申請人所帶來的利息已經相當于（甚至大于）（B）步驟的費用了，因此，表面上看來PCT途徑比巴黎公約途徑多支付的（B）步驟費用，如果考慮（C）步驟利息的話，實質上并不是多支付的。

其三：考慮發明創造本身的價值以及希望獲得外國專利保護的時間緊迫性。

由于通過巴黎公約途徑，專利申請在12月之內就進入了目標國的國家階段審查，因此相對于PCT大約30個月進入目標國而言，專利申請接受實質性審查以及獲得授權的時間通常會更早。因此，如果某項發明創造急于進入國際市場，并且申請人對該項發明創造的價值（主要是創造性）比較有把握，則適宜通過巴黎公約途徑直接向目標國提交專利申請。

相反，如果申請人對自身發明創造的價值把握不大，比如對其是否有創造性以及創造性大小把握不好，而且，該項發明創造涉及的產品并不急于進入國際市場，那么就適宜通過PCT途徑向目標國提交專利申請。因為通過PCT途徑，在真正進入目標國的國家階段之前，可以根據（B）步驟所述的國際階段中的國際檢索以及國際初審（可選）對專利申請的創造性有更進一步的了解，然后再決定是否操作（C）步驟。

一方面，申請人可以根據國際檢索報告和國際初審報告（可選）的內容，判斷是否有必要再進入國家階段。因為，如果申請人以及代理人根據國際檢索報告或國際初審報告給出的意見以及檢索到的對比文獻，判斷該國際申請確實不具有創造性，認為即使將該專利申請進入目標國的國家階段，也很難被授權，那么申請人就可以不辦理后續進入國家階段的各種手續，由此在一定程度上避免了(C)步驟不必要的浪費。

另一方面，申請人（或代理人）可以根據國際檢索報告和國際初審報告（可選）對提交的國際申請文件進行修改。由于在國際階段對申請文件進行修改通過國內代理機構即可，而進入目標國的國家階段后則需要通過目標國的代理機構進行修改，就目前而言，國內代理機構的收費標準遠遠低于國外代理機構的收費標準，因此，通過在國際階段對申請文件做修改比進入國家階段后做修改在費用和精力上都要花費更低。

其四：考慮該項發明創造的具體國際市場是否已經或可以很快確定下來。隨著經濟全球化的發展，任何一件專利產品的潛在具體國際市場不是在短時間內可以確定下來的，有可能開始覺得潛在的國際市場是美國、歐洲以及日本等發達國家，但是后來經過較長時間的市場調研發現該專利產品在發達國家可能并沒有市場，而是在發展中國家有較好的市場。如果通過巴黎公約途徑，在12月之內就需要確定出具體的目標國并支付相應的（C）步驟費用；而通過PCT途徑，則允許延期至30個月確定出具體的目標國即可，從而在一定程度上避免了對目標國的盲目選定。因此，對于較短時間（10個月左右）內可以準確的確定出具體目標國的專利申請，則可以通過巴黎公約途徑提交；但是，如果在短時間內不能準確的確定具體目標國，或者希望能夠多一些潛在國際市場的調研時間，則適宜通過PCT途徑提交專利申請。

作為申請人，對于上述幾點可以綜合考慮，當然，最好是向有豐富代理經驗的資深代理人進行咨詢，與代理人一起具體情況具體分析，進而最終選擇一條最有利于申請人的途徑向外國提交專利申請。

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