活用日本實用新型的延長保護(hù)制度

2008-06-05

文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司　王軼

　　近年來，中日企業(yè)間關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)糾紛呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢，其中也不乏是中國企業(yè)在進(jìn)駐日本市場時由于自身的一些原因，再加上不太了解日本的知識產(chǎn)權(quán)制度，導(dǎo)致某些中國企業(yè)被訴到日本法庭的被告席上。有鑒于此，筆者想在此向中國企業(yè)介紹一點其向日本申請專利時的一些相關(guān)知識，以能夠幫助其走出這種被告侵權(quán)的被動境地。在本文中著重介紹一下日本實用新型的延長保護(hù)制度。

　　首先，簡單地說說日本的實用新型的專利制度。日本的專利保護(hù)制度不同于我國的專利保護(hù)制度，它分為特許法（專利法）、實用新型法和意匠（外觀設(shè)計）法，分別是對發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計進(jìn)行保護(hù)。其中，日本的實用新型制度早在1905年就已產(chǎn)生，并于1993年進(jìn)行了較大的改動,改成可以早期登記的無審查主義（亦即形式審查，類似于我國的初步審查）的實用新型制度，至今已經(jīng)過了多次修改。近幾年較大一次的改動是在2004年6月4日公布，2005年4月1日實施的。雖然在2007年又進(jìn)行了修改，但此次修改的內(nèi)容與本文想要闡述的內(nèi)容沒有多大的關(guān)聯(lián)，所以在此不再贅述。

　　實用新型制度的最大魅力在于早期登記制。其不同于采用實質(zhì)審查主義的發(fā)明專利制度,只要形式上滿足條件，幾個月即可獲得登記，這與我國對實用新型的保護(hù)制度大體相同。關(guān)于實用新型的保護(hù)對象,也與我國專利法實施細(xì)則第2條規(guī)定的實用新型保護(hù)對象比較類似，即主要是針對物的形狀、構(gòu)造及其結(jié)合。

　　在日本為了防止這種無審查即被登記的這種權(quán)利的濫用,在權(quán)利的行使中,必須出示由特許廳（專利局）出具的記載有關(guān)新穎性?創(chuàng)造性等的評價的實用新型技術(shù)評價書(以下稱‘評價書’，相當(dāng)于我國的實用新型技術(shù)檢索報告)。日本特許廳在制作該‘評價書’時一般優(yōu)先于專利審查，由申請人（第三者也可以請求）請求之后大約幾個月內(nèi)即可得到。因此,權(quán)利的行使也就能在早期進(jìn)行。而且該評價書中關(guān)于新穎性?創(chuàng)造性等的評價是采用了與專利審查同樣的手法來進(jìn)行的，有關(guān)其正確性，與專利審查是沒有什么差別的。

　　另外，在2004年的修改中，其保護(hù)期間由原來的從申請日開始算起的6年修改為10年。雖然實用新型的保護(hù)期限改成了10年，但為了進(jìn)一步改變實用新型的申請件數(shù)逐年呈遞減的趨勢,還導(dǎo)入了實用新型的延續(xù)期制度。其規(guī)定主要是，從實用新型申請日起3年之內(nèi)，可以根據(jù)其已經(jīng)被登記的實用新型變更成發(fā)明專利申請，而此時必須放棄作為發(fā)明專利申請基礎(chǔ)的實用新型權(quán)，這樣從理論上來說延長了實用新型的保護(hù)期限，最長可達(dá)到23年。此外，在實用新型被授權(quán)后，也可以請求實用新型評價書，在請求時，要繳付42,000日元+1,000日元×請求項數(shù)，該費用在專利實質(zhì)審查請求費用(168,600日元+4,000日元×請求項數(shù))的1/4以下。

　　另外，為了防止申請人利用上述評價書來代替變更成發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查，又規(guī)定了若要請求實用新型評價書只能在授權(quán)后請求，而且請求了評價書后的實用新型不能再請求變更成發(fā)明專利申請。另外，在這次修改中對繳納的年費也進(jìn)行大幅度的降低。第1年至第3年由7、600日元+700日元×請求項數(shù)降到了2、100日元+100日元×請求項數(shù)，第4年至第6年由15、100日元+1、400日元×請求項數(shù)降到了6、100日元+300日元×請求項數(shù)，而第7年至第10年則為18、100日元+900日元×請求項數(shù)。

　　關(guān)于上述的日本實用新型專利權(quán)轉(zhuǎn)換成發(fā)明專利申請的制度，在現(xiàn)階段我國的專利制度中尚未有這樣的規(guī)定，所以說可以感受到日本在實用新型保護(hù)方面要比我國給予實用新型權(quán)利人的保護(hù)寬松許多。從上述這些申請實用新型的規(guī)定中，可以看出日本實用新型的便利性。例如，很多企業(yè)要考慮所做的發(fā)明在時間上為其帶來的經(jīng)濟(jì)效益以及在知識產(chǎn)權(quán)方面的侵權(quán)風(fēng)險，往往認(rèn)為是越快申請越好，這樣也就有可能有一些發(fā)明未經(jīng)檢索就急匆匆地遞交了申請。如果遞交的是發(fā)明專利申請，有可能因為未經(jīng)事前檢索而欠缺新穎性或創(chuàng)造性最終導(dǎo)致被駁回，但此時也已經(jīng)為此花掉了不小的費用，顯得得不償失。鑒于這種情況，最好是先申請實用新型，過后再根據(jù)情況看是否需要利用實用新型轉(zhuǎn)化成發(fā)明專利申請的這一規(guī)定。雖說類似的轉(zhuǎn)化也可以通過要求優(yōu)先權(quán)來實現(xiàn)，但是“要求優(yōu)先權(quán)”這一規(guī)定對于授權(quán)后的實用新型的變更就顯得無能為力了。而一年的優(yōu)先權(quán)期限有時又因種種原因顯得不夠充裕，所以說大可以利用這一制度，在實用新型申請遞交后或授權(quán)后（申請日起3年內(nèi)），對于申請前未來得及進(jìn)行檢索的實用新型，可以通過有能力的大型涉外事務(wù)所對之進(jìn)行充分全面的檢索和評估，來確定其轉(zhuǎn)化變更成發(fā)明專利申請的必要性。若通過檢索或評估得知所申請的實用新型的專利性不是很高，則可以放棄或者繼續(xù)維持該實用新型權(quán)，這樣就比直接申請發(fā)明專利要省去很大一部分費用（不僅僅是官費還包括代理費等）。因此，無論從申請的成本方面或者權(quán)利早期行使方面（除利用早期審查制度的情形外，發(fā)明專利的授權(quán)平均需2年3個月，雖說特許廳在去年加強(qiáng)縮短了審查時間，但具體快到什么程度現(xiàn)在還無數(shù)據(jù)）來看，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于直接申請發(fā)明專利申請，這對于一些經(jīng)濟(jì)實力不是很強(qiáng)的企業(yè)來說無疑是有利的。

　　另外，順便說明的是，關(guān)于實用新型取得權(quán)利后的修改（中國專利法在現(xiàn)階段還沒有設(shè)置），原則上從最初的評價書副本送達(dá)之日起2個月內(nèi)或者是無效宣告程序中答辯書提出期間以先到期者為準(zhǔn)，只允許修改一次縮小實用新型的權(quán)利保護(hù)范圍，但刪除請求項時則不限制次數(shù)，而在用外語申請的實用新型（國際申請）中，對于筆誤的修改也必須不得超出原國際申請的說明書等（原文）所記載的范圍。而且在請求了實用新型的評價書之后再進(jìn)行的修改，原來的評價書則在修改后的權(quán)利行使中不起作用，此時還得必須重新請求關(guān)于修改后的實用新型的評價書。

　　以上所介紹的日本實用新型的延長保護(hù)制度由于篇幅關(guān)系未盡詳述，但希望本文能為在今后為我國企業(yè)更好地走向國際市場提供一定的知識產(chǎn)權(quán)方面的幫助。

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