分案申請之中歐比較

2011-03-31

文/集佳知識產權代理有限公司武樹辰
　　
　　一、引言
　　分案申請的提出源于專利法對專利申請的單一性要求，專利法意義上的單一性是指一件發明或者實用新型專利申請應當限于一項發明或者實用新型，屬于一個總的發明構思的兩項以上發明或者實用新型，可以作為一件申請提出。

　　專利申請應當符合單一性要求既有技術上的原因也有經濟上的原因：技術上的原因是為了便于專利申請的分類、檢索和審查；而經濟上的原因是為了防止申請人只支付一件專利的費用而獲得幾項不同的發明或者實用新型專利的保護。

　　在專利申請的審查過程中，如果審查員發現專利申請存在單一性缺陷，則會發出審查意見通知書要求申請人進行修改，申請人可以應審查員的要求提交分案申請，這種情況可以稱為“被動分案”。另外，在審查員未指出單一性缺陷的情況下，申請人也可能由于某些原因而主動提出分案申請，這些原因例如有：申請人發現專利申請中存在單一性問題，為了節約審查程序而主動提出；申請人希望基于專利說明書重新撰寫權利要求，對與原權利要求不同的方案進行保護等等，這種情況可以稱為“主動分案”。

　　實踐中，分案申請提交的時機對于申請人而言往往是至關重要的，錯過了法律規定的提交時機即意味著申請人喪失了提出分案申請的機會。因此，筆者希望對歐洲專利組織公布并于2010年4月1日生效的《歐洲專利公約實施細則》以及我國于2010年2月1日施行的《專利審查指南》中對于分案申請提交的時機進行介紹和比較，希望借此使廣大申請人對中國和歐洲專利分案申請提交的時機能夠有一個全面和深入的了解，并基于此對我國的相關立法提出一些建議。

　　《歐洲專利公約實施細則》（下稱《實施細則》）中有關分案申請提交的時機的規定①：
　　
　　1.原則性條件：
　　提交分案申請的時間應當滿足下述條件：1、擬進行分案的申請(即原申請)應當處于審查未決期，并且；2、以下兩項期限中至少有一項還未屆滿：《實施細則》36(1)(a)規定的“自愿分案”(即主動分案)期及《實施細則》36(1)(b)規定的“強制分案”期。

　　2.“較早申請”及“最初申請”
　　《實施細則》36(1)中所及“較早申請”(earlier application)，是指分案申請最直接依據的原申請，該定義不同于同樣出現在《實施細則》36(1)中的“最初申請”(earliest application)，“最初申請”是指分案申請直接或間接依據的最原始的申請。對于第一次分案申請而言，這兩種定義指向同一申請。

　　3.“自愿分案”
　　“自愿分案”是指按照《實施細則》36(1)(a)規定，申請人可在收到EPO 對最初申請的第一次審查意見通知書后的24 個月內，對未結案的“較早申請”提交分案申請。對最初申請的檢索意見通知書不視為第一次審查意見通知書，因此不構成期限的開始。但若申請人在收到EPO 根據《實施細則》70(2)發出的審查意見通知書時放棄申請權利，則EPO 不對該申請出具檢索意見，但根據《實施細則》71(1)和(2)出具審查意見通知書。該審查意見通知書可構成此期限的開始。

　　4．“強制分案”
　　“強制分案”是指根據《實施細則》36(1)(b)規定，申請人可在收到EPO 對最初申請不符合《歐洲專利公約》第82 條有關發明單一性規定發出的異議通知后的24 個月內，對未結案的“較早申請”提出分案申請，且異議通知書中指出的缺乏發明單一性的缺陷為首次提出。審查部在后續發出的對同一發明單一性缺陷問題予以確定的通知書不構成另一強制分案期限的開始。只有對不同發明單一性缺陷問題發出的通知書可構成新的強制分案期限。此外，在對申請人進行電話討論或約見過程中首次提出發明單一性缺陷問題，則進行電話討論或約見會晤的日期均可構成強制分案申請的期限開始。此外，審查部根據《實施細則》137(5)發出的通知以及指出缺乏發明單一性的檢索意見通知書不構成強制分案期限的開始。但若申請人在收到EPO 根據《實施細則》70(2)發出的審查意見通知書時放棄申請權利，則EPO 不對該申請出具檢索意見，但根據《實施細則》71(1)和(2)出具審查意見通知書，該通知書可構成“強制分案”期限的開始。

　　三、《專利審查指南》②中有關分案申請提交的時機的規定：
　　1.原則性規定：
　　申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限屆滿之前提出分案申請（專利法實施細則第42 條規定）。也就是說，自專利申請日起至辦理登記手續通知書中規定的期限屆滿之前，可以提出分案申請。上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分案申請。

　　2.原申請、分案申請及再次提出的分案申請（未明確規定）：
　　原申請是指最初提交的專利申請，分案申請是指直接依據原申請提出的分案申請，再次提出的分案申請是指依據分案申請又提出的分案申請。

　　3.原申請被駁回的例外情況：
　　對于審查員已發出駁回決定的原申請，自申請人收到駁回決定之日起三個月內，不論申請人是否提出復審請求，均可以提出分案申請；在提出復審請求以后以及對復審決定不服提起行政訴訟期間，申請人也可以提出分案申請。

　　4.針對分案申請的再次分案申請：

　　4．1一般情況：
　　對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據原申請審核。再次分案的遞交日不符合上述規定的，不得分案。

　　4.2 例外情況：
　　因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時，應當提交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復印件。未提交符合規定的審查意見通知書或者分案通知書的復印件的，不能按照除外情況處理。

　　四、分案申請提交時機之中歐比較及立法建議
　　通過對中國和歐洲有關分案申請提交時機的規定的比較可知，歐洲是借助具體的時間長度來界定能否提交分案申請的界限，而中國則是通過原申請是否結案及是否依審查員的要求來界定能否提交分案申請的界限。相比之下，個人認為我國的規定更為靈活，但也有可能產生分案申請距最初申請時間過長的問題。

　　然而，由于目前我國專利審查周期已較以前大大縮短，因此，分案申請距離最初申請時間過長的情況發生的概率已經大大降低。我國目前有關分案申請提交時機的規定相對而言更適合我國的國情。但是還存在一些規定不夠具體和明確的情況：

　　例如，《專利審查指南》中規定：“上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分案申請。”。然而，根據指南的精神，實際上在原申請被駁回后，很多情況下都是可以提出分案的，只要駁回決定未生效即可。因此，建議將上述規定改為：“上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回且駁回決定已生效，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分案申請。”

　　另外，對于駁回以后的各行政及司法程序，可以具體地對能夠提交分案申請的情況進行說明：例如，對于審查員已經作出駁回決定的原申請，自申請人收到駁回決定之日起3 個月內，不論申請人是否提出復審請求，均可以針對該原申請提出分案申請；在針對原申請提出復審請求以后以及對復審決定不服提起行政訴訟期間，申請人可以針對該原申請提出分案申請；復審決定撤銷駁回決定的，可以提出分案申請；復審決定維持駁回決定的，自申請人收到復審決定之日起3 個月內，不論申請人是否起訴，均可以提出分案申請；人民法院撤銷專利復審委員會作出的復審決定的，可以提出分案申請；一審法院維持專利復審委員會作出的復審決定的，申請人在收到行政判決之日起15 日內，不論是否上訴，均可提出分案申請；申請人上訴后，在收到人民法院維持專利復審委員會作出的復審決定的二審行政判決書之前，均可以提出分案申請。

　　此外，為了給申請人更明確的指引，在《專利審查指南》中還可以對涉及分案申請的各種類型的申請進行定義：

　　例如，原申請是指最初提交的專利申請；分案申請是指直接依據原申請提出的分案申請；再次提出的分案申請是指依據分案申請又提出的分案申請（之后的可以順序編號為第三次等，但非常少見）。

　　基于以上定義，《專利審查指南》中還可以對能夠提交分案申請的時機給出原則性的規定，以利于申請人理解：

　　提交分案申請的時機應當滿足下述條件：1.原申請處于專利審查未決期（包含收到授予專利權通知書之日起兩個月內，駁回決定未生效，處于視撤恢復期內）的既可以主動提出分案申請，也可以依審查員的要求提出分案申請；2.原申請處于專利審查已決期，且分案申請處于未決期的，僅能夠基于審查員的要求再次提出分案申請。

　　①《歐專局公布有關分案申請的具體規定》任曉玲國家知識產權局網站 2009 年9 月11 日
　　②《專利審查指南》2010 年版知識產權出版社

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