《專利法》第三十三條之適用制度設計

2012-02-25

文/北京集佳知識產權代理有限公司寇英杰

　　《專利法》第三十三條規定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。顯然，《專利法》第三十三條賦予了申請人對其申請文件進行主動修改的權利，但同時也對該權利的行使進行了適當的權利限制，以防止申請人濫用權利而損害公眾的利益。然而，在實踐中，就如何適用《專利法》第三十三條往往會在審查者與申請人之間產生矛盾。審查者傾向于采取嚴格的做法以限制申請人主動修改的范圍，而申請人往往寬泛地理解該條款，以盡可能地擴大自己的權利。很顯然，無論哪種態度都不利于該條款的正確適用，也無法達到《專利法》的立法的目的和法益價值。

　　實際上，在理解《專利法》第三十三條時應該把握我國《專利法》的立法宗旨和目的，在適用該條款時采取利益平衡原則，以達到專利權人的利益和社會公眾利益之間的平衡。所謂的利益平衡原則或者利益均衡原則，它是在一定的利益格局和體系下出現的利益體系相對和平共處、相對均衡的狀態[1]，也就是要考慮到知識產權法律關系中最基本的主體即知識產權人和知識產品的使用者即一般的社會公眾之間的權利和義務之間的平衡，以及它們自身權利和義務之間的平衡。一方面，基于知識產權客體知識產品的公共商品的特性而有必要賦予知識產權人對知識產品以獨占性的專有權，以禁止或限制不勞而獲的搭便車的行為，維系對知識創造活動的激勵與促進。另一方面，知識產品的生產具有相當的社會性，知識產品的生產離不開對人類已有的“知識共有物”的借鑒和利用，因此需要對這種獨占性的專有權進行權利限制，以通過權利限制來平衡知識產權人和社會公眾的利益關系。

　　因此，在適用《專利法》第三十三條時，絕對不能僅僅從字面含義上來理解和機械套用該條款，而是要從《專利法》的立法宗旨以及法效益價值的角度來理解和適用它。即一方面要充分尊重和保護專利申請人的合法權益，應該認識到申請人在撰寫申請文件時難免會出現某些偏差或過錯，應該允許申請人在后續申請程序中對其申請文件進行完善，同時這也是對社會公眾負責任的表現，能夠產生良好的社會效益。一個有缺陷的權利可能會在以后的使用中帶來糾紛，從而需要更大的社會糾錯成本，因此法律應該賦予申請人改正錯誤或者完善權利的機會，以產生良好的權利。但是，另一方面，對這種權利的行使也應該進行限制，防止申請人的“權利濫用”和“偷懶”，以及保護社會公眾基于申請人原始公開的內容而產生的期待性利益。顯然的是，如果不進行權利限制，申請人在撰寫申請文件時會存在偷懶或僥幸心里，甚至存在“故意欺騙公眾”的心理，因為他會認為法律明確賦予了自己權利可以在以后的程序中進行任意的修改。因此，申請人就可以根據具體情況比如商業利益、競爭對手的情況來公開或修改他的技術信息而不在最初的申請和公開階段盡可能地公開和界定他的權利邊界。而社會公眾尤其是商業競爭對手往往會根據申請人公開的原始技術信息來確定自己的技術創新或權利范圍，以避免侵權，從而在此基礎上形成自己的可期待利益。如果放任申請人在后續的程序中隨意改變原始的技術信息，那么就可能使得第三方的期待利益與修改后的權利邊界發生沖突，從而導致第三方的利益受損或喪失。這顯然對第三方的權益保護是不公平的。實際上，這也會導致社會行為規范的紊亂，而無法實現《專利法》的功能與目的。

　　基于上述利益平衡原則的分析，在具體操作制度設計上，可以將《專利法》第二十六條第四款與《專利法》第三十三條結合起來適用，以使得《專利法》第三十三條更具有可操作性。具體來說，即是在現行的專利法律制度框架下，在適用《專利法》第三十三條時考慮《專利法》第二十六條第四款的內容并與其結合使用，以達到專利申請人/專利權人與社會公眾之間的利益平衡的效果。

　　概括地說，在考慮申請人的修改內容是否超出原始公開范圍時，可以考慮《專利法》第二十六條第四款的內容，以第二十六條第四款的判斷準則來確定申請人所做的修改內容是否可以得到說明書的支持。如果該修改內容可以得到說明書的支持，則可以認為該修改內容符合《專利法》第三十三條的規定，可以允許。如果修改內容不能夠得到說明書的支持，則認為該修改內容根本不符合《專利法》第三十三條的規定，是不允許的。在現行的實踐中，修改內容是否可以得到說明書的支持僅僅是修改不超出原始內容公開范圍的必要條件，而不是充要條件。采用上述建議的判斷原則，顯然使得對《專利法》第三十三條的適用更加具有可操作性，而且也適當地“擴張”了申請人的權利。
應該認識到，這樣做并不等于將《專利法》第三十三條與第二十六條第四款等同起來。二者具有各自的適用條件和范圍。這里只是在現行的法律框架條件下把《專利法》第二十六條第四款作為適用《專利法》第三十三條的一個判斷手段，以使得上述的利益平衡原則更具有可操作性。

　　在具體討論《專利法》第三十三條與第二十六條第四款結合使用之前，首先來看兩個例子。
　　根據審查指南的規定，在得到說明書支持的情況下，允許權利要求對發明或者實用新型作概括性的限定，亦即可以在權利要求中使用上位概念。例1：在說明書中的具體實施方式中描述了三種結構A1，A2和A3，那么在權利要求中可以使用上位概念A來對技術方案進行限定（比如在審查指南中例舉的用“皮帶傳動”概括“平皮帶、三角皮帶和齒形皮帶傳動等”的例子），這是符合《專利法》第二十六條第四款的規定的，該上位特征A可以得到說明是的支持，是允許的。然而，如果申請人在撰寫申請文件和遞交時并沒有進行這樣的概括，而僅僅是在權利要求中分別限定了A1，A2，A3三種具體的結構。那么，在審查過程中，如果申請人依據《專利法》第三十三條的規定對權利要求進行修改，重新將具體的結構A1，A2，A3限定為上位概念A，這是否允許呢？

　　再來看另一個例子2：在說明書的具體實施方式中描述了兩個實施例，其中第一個實施例的技術方案包括A，B，C，D四個特征，第二個實施例的技術方案包括四個特征A，B，E，F四個特征。在撰寫權利要求時，申請人對應于這兩個實施例分別撰寫了兩個獨立權利要求，其中一個獨立權利要求限定了包含A，B，C，D四個特征的技術方案，另一個獨立權利要求限定了包含A，B，E，F四個特征的技術方案。在實質審查過程中，審查意見中指出上述兩個獨立權利要求相對于現有技術均不具有創造性。針對這樣的審查意見，申請人發現可以將兩個技術方案合并成一個包含A，B，C，D，E，F特征的技術方案，該技術方案相對于現有技術具有創造性。那么，申請人的這種修改是否允許呢？

　　對于上述兩個例子1和2，根據現在的審查原則，答案是否定的。
　　首先來看例子1，雖然在說明書中公開了具體的結構特征A1，A2，A3，并且對于本技術領域的技術人員來說可以把它們上位概括為特征A。但是，在修改階段，申請人的這種修改顯然不會被審查者所接受，審查者會認為這種修改超出了原始公開內容的范圍，不符合《專利法》第三十三條的規定。因為從《專利法》第三十三條來理解，包含重新限定后的特征A的技術方案既不是原說明書和權利要求書文字記載的內容，也不是根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。顯然這種修改超出了原始的公開內容范圍。

　　再來看例子2，很明顯，原始說明書中并沒有描述或公開包含A，B，C，D，E，F特征的技術方案。審查者依據《專利法》第三十三條，會認為重新限定后的技術方案既不是原說明書和權利要求書文字記載的內容，也不是根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容，因此不能夠接受這種修改，即使對于本領域的技術人員來說，通過閱讀本發明的申請文件以及結合公知常識或現有技術可以理解到該新的技術方案可以得到說明書的支持。

　　類似的情況還包括，在主動修改階段，申請人能否將公知常識或現有技術的內容加入到權利要求中進行修改。依據現有的審查實踐，答案也是否定的。

　　那么這種審查方式以及審查的結果是否合理呢？很顯然，這種審查的要求過于嚴格，限制了申請人的正當權利。因為，既然一個技術方案可以得到說明書的支持，那就表明原始的申請文件已經完全公開或隱含了該技術方案的信息，那么就應該允許申請人在其公開內容的范圍內實現他應該獲得的利益，而不應該進行不合理的限制。而對社會公眾來說，作為判斷主體的本領域的技術人員，其有義務理解到申請人的技術文件所包含的任何技術信息和法律信息，從而不使自己的期待性利益受到損失，因此其也應該以寬容的心態來尊重申請人的勞動和權利。如果第三方應當理解到申請人的技術文件所包含的任何技術信息和法律信息而沒有理解到，那么其就應該承擔由于自己未盡的注意義務而產生的不利后果。因此，從這個角度來說，如果修改后的內容可以得到說明書的支持，就應該認為符合《專利法》第三十三條的規定，因此應該允許。

　　根據《專利法》第二十六條第四款規定：權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。《審查指南》第二分第二章（2-27頁）對這一條款做了進一步的解釋：在判斷權利要求是否得到說明書的支持時，應當考慮說明書的全部內容，而不是僅限于具體實施方式部分的內容。如果說明書的其它部分也記載了有關具體實施方式或實施例的內容，從說明書的全部內容來看，能說明權利要求的概括是適當的，則應當認為權利要求得到了說明書的支持。關于權利要求與說明書的支持問題，應該理解到權利要求旨在描述一種技術方案，具有概括性（包括上位概括）特點，因此其描述方式會與說明書不一致，如果本領域的技術人員能夠從說明書中理解和實施這種概括的技術方案，則可以認為這樣的權利要求得到了說明書的支持，是專利法所允許的。

　　很顯然，與《專利法》第三十三條相比，《專利法》對權利要求與說明書的支持問題采取了較為寬松的態度，只要本領域的技術人員能夠從整個說明書中理解和實施權利要求中概括的技術方案，就可以認為這樣的權利要求得到了說明書的支持，而不對文字的描述形式做更多的限制。這對于審查者在基于《專利法》第三十三條審查申請人的主動修改所采取的要求字面上近乎完全相同的做法來說是截然不同的。

　　于是就會產生一個疑問，為什么在同樣的立法宗旨和基礎上會出現如此大的理解和適用差別。關于此問題，首先要認識到《專利法》的立法宗旨是一致的，各條款之間是和諧的，不存在任何沖突。問題在于在法的適用環節上出現了偏差。不同的適用主體和不同的適用環境會產生適用上的誤差，尤其在法律的規定不具有系統性和明確的可操作性的情況下。因此，這也是建議將《專利法》第三十三條與第二十六條第四款結合使用的道理之一。由于《專利法》第二十六條第四款的適用目前并未出現申請者與審查者之間的過多矛盾，因此通過更具有操作性的《專利法》第二十六條第四款的適用來糾正在適用《專利法》第三十三條上的操作誤差是可行的。

　　然而，由于《專利法》第二十六條第四款要求得較為寬松，因此適用《專利法》第二十六條第四款來判斷修改內容是否符合《專利法》第三十三條會使得申請人的修改權利“擴張”。這種權利“擴張”是否合理呢？是否會對社會公眾的利益產生損害而使得申請人獲取了不正當的利益呢？顯然不是，應該認識到，這種權利“擴張”并非是通過限制社會公眾的利益來賦予申請人更多的權利，而僅僅是把申請人應當的權利“返還”給了申請人，是一種利益平衡的結果，更有利于保護專利法律關系中當事人的權利，實現專利法的利益價值。因此，并不會產生不公平和不合理的結果。我國知識產權司法實踐也體現了對利益平衡問題的重視，如最高人民法院有關判決指出：專利法的立法宗旨是“既要明確受保護的專利技術方案，又要明確社會公眾可以自由利用技術進行發明創造的空間，把對專利的合理保護和對社會公眾提供足夠的法律確定性結合起來。”[2]

　　現在再來看上述的例子1，2，如果采用上述的判定方法，該例子1，2中的修改都應該是允許的，符合《專利法》第三十三條的規定，因為修改后的內容可以得到說明支持，符合《專利法》第二十六條第四款的規定。同樣，對于修改中包含公知常識或現有技術的內容是否符合《專利法》第三十三條的規定的問題，也自然具有了答案。

　　然而，應該認識到，雖然建議采用《專利法》第三十三條與第二十六條第四款相結合的方式來判斷修改是否超出原始公開內容的范圍，但是該兩個法條畢竟是基于不同的立法理念來完成的，具有各自的內容和使命，而不能夠相互通用或替代。因此如何進一步在法律上對《專利法》第三十三條進行概念解釋，完善其理論框架，以及對修改進行科學的分類以增強可操作性才是最重要的。

　　【注釋】
　　[1] 馮曉青，知識產權法利益平衡原理論綱，http://www.chinalawinfo.com, 2010.
　　[2] 參見最高人民法院（2001）民提字第1號判決

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