關于對新商標法確立商標在先使用權制度的理解

2013-10-22

文/北京市集佳律師事務所　趙雷

　　基本介紹

　　眾所周知，我國現行的商標法于最早于1982年制定，后來通過在1993年和2001年進行的兩次修改，我國雖然確立了商標自愿注冊原則，但商標權的獲得仍然采用注冊獲得為主的方式，即經商標局核準注冊的商標方享有商標專用權的保護；對于同一天申請的，商標權的獲得才采用使用在先為輔的方式。由于實行的是自愿注冊原則，從理論上又承認了未注冊商標的合法性，因此在現實經濟生活中就產生了注冊商標和未注冊商標兩種不同的商標形式。對于未注冊商標，只有在特定情況下才可以獲得保護，主要體現在《商標法》第13條有關未注冊馳名商標的保護、第15條禁止代理人、代表人的搶注以及第31條有關禁止惡意搶注等條款。這些規定對于保護未注冊商標起到了一定的作用，在一定程度上抑制和打擊了不斷增加的“搶注”現象。

　　然而，我們也同時可以看到侵犯未注冊商標權人合法權益的行為仍然屢禁不止：很多搶注人并不具有明顯的不正當手段，有些可能確實對未注冊商標已經使用并有一定影響的情況并不知情，而有些惡意搶注人為了規避法律，采用“稻草人公司”申請等等。所有這些問題又加劇了未注冊商標遭受仿冒和搶注的嚴峻形勢，而未注冊商標使用人對這些問題又難以通過正常的法律途徑成功制止在后商標申請人的商標申請行為。一旦在后商標申請人搶注成功后，由于理解不同，部分地方又執行絕對的注冊商標保護，未注冊商標使用人馬上就會面臨商標侵權所帶來的停止使用和損害賠償的法律風險。這樣的風險對于在先使用有一定影響的未注冊商標的使用人明顯不公平，反映了我國現行商標法只從管理的角度對未注冊商標進行調整，同時凸顯了我國對商標在先使用權人保護的不足。

　　因此，針對這一當前社會反映比較突出的問題，對在新商標法中設立中國的商標在先使用權制度就顯得尤為迫切和重要。商標在先使用權從不保護到有條件的保護，不禁止或者制裁正當使用行為，體現了我國商標法律制度中維護誠實信用原則、保障公平合理的理念。那么，如何正確理解新法規定的商標在先使用權的內涵，商標在先使用權的適用又有哪些條件，商標在先使用權應該以怎樣的方式行使？

　　法律理解

　　一、商標在先使用權的概念

　　新版商標法第五十九條第三款明確增加了商標在先使用權制度，根據新法的條文，商標在先使用權是指在商標注冊人申請注冊商標之前，未注冊商標的在先使用人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，在此種情況下，未注冊商標的在先使用人有權繼續使用該商標的權利，注冊商標專用權人無權禁止該未注冊商標的在先使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求未注冊商標使用人附加適當區別標識。可見，“商標在先使用權”是商標注冊原則的一種例外，其設立的目的是保護因已經實際在先使用而產生識別作用的商標，平衡在后商標注冊人和在先商標使用人之間的利益沖突，保護公平競爭的市場秩序。

　　二、商標在先使用權的構成要件

　　從前述概念中，我們可以看出，商標在先使用權不同于商標權，它僅僅是一種抗辯權，用于對抗注冊在后的商標權，從而在原使用范圍內繼續使用該商標的權利。要行使該權利，筆者認為，根據新商標法的規定應當滿足以下構成要件：

　　1、在商標注冊人申請商標注冊之前，未注冊商標使用人就已經在先使用

　　“商標在先使用權”，顧名思義首先應當在先使用。根據一般在先使用的要求，對于使用時間，首先應當以該在先商標首次商業使用的時間為準，并且該時間應當早于在后注冊商標的申請日，并以此作為侵害商標權的抗辯事由。否則，如果晚于在后注冊商標申請日，在先使用權就沒有存在的基礎。

　　2、未注冊商標使用人的在先使用應當先于商標注冊人使用

　　根據新法的條文理解，未注冊商標的在先使用人不應僅僅早于在后注冊商標的申請日在先使用，還應當早于商標注冊人的首次商業使用時間。也就是說，如果在后注冊商標的申請日為2015年1月1日，商標注冊人的最早使用時間為2014年1月1日，那么未注冊商標的使用人如欲行使商標在先使用權對抗在后商標權，其需要證明在2014年1月1日以前其已經在先使用，而非2015年1月1日。

　　3、在先使用的商標與注冊商標相同或者近似，且使用商品或服務相同或者類似

　　毫無疑問，對于行使商標在先使用權應當以商標相同或近似，商品或服務相同或類似為基本條件。因為，如果在先使用的商標與注冊商標不構成相同或者近似，或者使用商品或服務不屬于相同或者類似商品，則未注冊商標使用人與在后商標注冊人并無權利沖突，雙方應當可以和平相處。

　　4、在先使用的商標必須具有的一定影響

　　所謂在先使用并有一定影響，就是指在先使用人在中國已經使用并為一定地域范圍內相關公眾所知曉。如果在先使用人僅僅能夠證明在他人注冊商標的申請日之前以及在商標注冊人最早使用該商標之前確實曾有使用，但無法證明該商標已經具有一定影響的，該在先使用人并不能享有商標在先使用權，更加不能繼續使用該商標。之所以要求一定影響的原因在于，商標在先使用權產生的基礎在于在先使用并具有一定影響后產生了商標的識別作用，如果不保護這種在先使用，對于在先使用人明顯不公平，其存在是作為商標注冊制度的補充的。如果僅僅要求使用在先但不具有一定影響就可以現有商標在先使用權的話，在后商標注冊人的利益將得不到保障，從而從根本上動搖我國已經確立的商標注冊制度。

　　5、是否需要在先使用必須出于善意？

　　為了明確善意是否為必須的構成要件，我們來看看其他國家和地區對此是如何規定的：屬于大陸法系的日本和臺灣都以成文法形式明確了“善意”作為商標在先使用權的條件，而屬于英美法系的英國和美國沒有在字面上就在先使用人的主觀狀態做出規定，美國商標法更注重在使用后果上要求“不會造成混淆、誤認或者欺騙”。從這些規定中我們可以看出，應當對作為在先使用人的主觀方面進行一定的要求。雖然從新法的條文中，我們并沒有看到關于在先使用必須出于善意的文字表述，但筆者認為，作為商標在先使用權的產生基于在先的善意使用，因此，善意應當屬于商標在先使用權的內在要求之一，希望關于“善意”的有關要求能夠在今后與新法配套的實施條例及相關司法解釋中有所體現。

　　三、商標在先使用權的行使

　　根據新商標法的規定，如果具備上述構成要件條件，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識，具體來講，行使商標在先使用權應當注意以下要求：

　　1、原使用范圍內的繼續使用

　　如何理解原使用范圍，筆者認為涉及幾個方面。第一，地域范圍，由于在后注冊商標已經取得注冊，為了兼顧兩方的利益，在先商標使用人的繼續使用應當僅僅局限于其商標原有的使用地域，不得隨意擴大其使用的地域。當然對于使用地域的理解，仍然應當堅持“一定影響”作為標準，只有在在先使用具有“一定影響”的地域，在先商標使用人方可享有商標在先使用權。當然，由于目前互聯網高度發達、電子商務蓬勃發展，對于像淘寶網、阿里巴巴這樣以網絡銷售為主的銷售模式，如何確定其地域范圍，仍然有賴于司法實踐中進一步明確。第二，商標范圍，在先商標使用人應當僅僅對在先使用的商標享有商標在先使用權，并禁止其擅自改變與在后注冊商標更為近似的商標。當然如果在先使用人改變原在先使用的未注冊商標是為了更好地與在后注冊商標相區別，對于這樣的情況應當允許，因為這更加有利于不造成混淆。第三，商品或服務的范圍，在先商標使用人應當僅僅對在先使用的商品或服務，不得擅自擴大至其他類似商品或服務上。

　　2、在后的商標注冊人可以要求加上適當的區別標識

　　在后的商標注冊人如果認為在先使用人使用的商標容易使相關公眾對商品或者服務的來源產生混淆和誤認，商標注冊人可以要求在先使用人在使用其在先使用的未注冊商標時，加上適當的區別標識。從法律上理解這是賦予在后的商標注冊人一種平衡商標在先使用權的請求權，在先使用人應當在商標注冊人請求后附加適當標識，以方便相關公眾識別、辨識兩者的不同。如果在先使用人不能加上適當區別標識，則在先使用人不享有商標在先使用權，不得繼續使用其商標。

　　那么，如果商標注冊人沒有行使此請求權，在先使用人是否應當承擔相應的防止混淆的義務呢？筆者認為，公平原則為我國民法的基本原則之一，商標在先使用權的存在也應當以不構成對在后的注冊商標權的侵害為前提，該使用權的行使方式必須受到限制，只有這樣才可以平衡在先使用人和商標注冊人之間的合法利益。因此，為了保護在后的商標注冊人和普通消費者的利益，即使商標注冊人沒有行使此請求權，也應當賦予在先使用人主動防止混淆的義務。

　　結語

　　商標在先使用權制度已經被多個國家和地區所廣泛適用，并產生了良好的法律效果。作為一項基本的商標制度，商標在先使用權制度在我國的確立充分地體現了法律的公平原則，充分地考慮和平衡未注冊商標的在先使用人、在后的注冊商標權利人以及廣大普通消費者的三方的合法利益。同時，我們也可以看到，通過確立商標在先使用權制度，明確調整了商標領域中非常重要的關系：即使用和注冊的關系，更加強調商標使用的重要性，并加大了對已經使用但未注冊商標的保護力度，這對于廣大商標使用人今后更加重視實際使用都具有現實的指導意義。

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